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01Mar

美國專利再審查及複審程序簡介

    在美國有專利侵權爭議或訴訟時,可以利用專利再審查(Reexamination)或複審(Review)的程序以致使該專利無效來進行攻防。再審查程序原本有「單方再審查(Ex Parte Reexamination, EPR)」及「多方再審查(Inter Partes Reexamination)」兩種程序。但是在2012年9月16日後,依照修正後的專利法,保留「單方再審查」的程序,而原先行之有年的「多方再審查」已被廢止,取而代之的是具有相當程度"訴訟性質"的「領證後複審(Post-Grant Review, PGR)」及「多方複審(Inter Partes Review, IPR)」的複審程序。

    「單方再審查」程序可由包括專利權人在內的任何人,對該有效專利提出請求進行再審查,請求人無須揭露是否為相關的利害關係人。單方再審查僅限於提出請求且是以書面審查為主,只要申請人提出新的先前技術挑戰專利有效性即可。官方在收到再審查申請後,三個月內可決定是否立案,此立案決定不得提出上訴。立案後,再審查案件審理的單位為「中央再審查單位(Central Reexamination Unit,CRU)」,其審理時間約為兩年。再審查審定後,請求人不得上訴。反之,專利權人可繼續上訴,最終可到聯邦巡迴上訴法院。提出單方再審查的費用較低,但其成功率比起複審也相對較低。

    取代「多方再審查」程序的「領證後複審(PGR)」及「多方複審(IPR)」程序基本上具有某種程度的相似。其差別是PGR程序在專利核准領證(grant)或重新授權(re-issue)後的9個月內可提出請求來挑戰該專利的有效性。此程序適用於有效申請日在2013年3月16日以後的專利。而「多方複審」程序則是在該專利核准領證(或重新授權)的9個月後(或是PGR程序終結後)挑戰該專利的有效性。此程序適用於任何有效專利,但是不包含在可提出PGR程序期限的專利。複審程序的請求人是專利權人以外的任何人均可提出,惟需揭露是否為真正相關的利害關係人。另外是複審程序有禁反言的效果,也就是請求人及其關係人不可將審查過的理由,在日後再次作為挑戰該專利有效性的依據。

    此外,須注意的是提出IPR程序的請求人,若是為相關專利訴訟中的被控侵權人,則該IPR程序必須在該專利侵權訴訟的起訴狀合法送達12個月內提出,這是要避免被控侵權人利用IPR程序來拖延相關訴訟程序。一般而言,在提出申請複審後,專利權人有可提出「初步回應(preliminary response)」的機會,而在提出「初步回應」後3個月內官方決定是否立案,此決定不可上訴。立案後,其審理的時間約為1年。複審案件的審查單位為「專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)」負責審理。在複審審定後,請求人及專利權人均可提出上訴,最終可到聯邦巡迴上訴法院。

由於複審的嚴謹度及審理層級較再審查程序高,因此費用相對的較高。但是和法院的侵權訴訟比較,單純就舉證責任的角度觀之,以複審程序挑戰專利有效性似乎較為容易。而在請求複審時,有提供被控侵權人「初步回應」的程序,若能有效的指出請求人的論述不足時,可成功的避免立案,也因此大幅度減少後續的證據發現程序等可能產生的費用。同時,相對於訴訟審判,複審的舉證標準較低。因此,相對於提出侵權訴訟,複審程序提供了相對較經濟的選擇。