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01Nov

美國專利之適格性規定中的抽象概念淺介

申請美國發明專利的標的必須滿足美國專利法第101條的適格性規定(eligibility)。101條中規定了申請專利的發明必須屬於101條中規定的四個法定範疇種類(statutory category),即,至少屬於過程方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)及物質組成物(composition of matter)四個種類中的其中一種,方屬於適格的專利保護標的。當申請標的符合101條之四種法定範疇之至少一種時,並不意味其即具備了發明專利的適格性,實務上尚須針對請求項是否導向了(directed to)司法排除特徵(Judicial Exception)進行判斷審查。由美國法院的判例來看,司法排除特徵包括:抽象概念(abstract idea)、自然現象(natural phenomena)及自然定律(law of nature)。司法排除特徵並不需要是舊有的的概念、現象或定律,也可以是新發現者。

由美國法院的判例來看,抽象概念可分為下列三個群組,一個請求項中所記載的抽象概念亦可同時歸類於下列的多個群組中:

(1) 數學概念,包括:數學上的關係、數學公式或方程式、數學計算。

法院認為科學事實及數學表述不是可授予專利的發明。數學概念在某些判例中亦被視為自然定律。數學概念並不一定以數學符號表示,亦可以文字的方式展現。

Maucorps一案中,系爭專利申請案請求項1申請保護一種計算系統,該系統包括多個手段(means for),該些手段依據多個數值計算公式決定商業代表拜訪客戶的最佳次數。申請專利的發明以FORTRAN IV程式寫成,可內建於一計算機或是載入一般目的之電腦中。依說明書中的記載,該系統包括處理器、記憶體及多個不同功能之解碼器與電路。審查委員以不滿足101條為由核駁該申請案之請求項1-5、7-13,訴願委員會亦確認(affirmed)該核駁審定。上訴法院認為請求項的發明整體所包含的每個手段為一系列方程式的求解技術,一個數字是由一組數字計算而來,申請人的請求項先佔(preempt)了所記載的演算法。上訴法院確認了(affirmed)訴願委員會的決定。

(2)某些組織人類活動的方法,包括:基本的經濟學原理或經濟業務(例如:避險、保險、風險緩釋)、商業上或法律上的互動(例如:合約、法律義務、廣告、行銷、銷售活動)、管理個人行為或人與人間的關係及互動者(例如:社會活動、教學)。

Bilski一案中,系爭專利申請案的請求項1記載一種管理商品之消費風險成本的方法,描述了商品提供者與市場參加者開啟交易,以平衡商品提供者與消費者間商品交易的風險頭寸(risk position)。請求項4將該方法進一步化簡為一數學方程式。審查委員認為系爭專利申請案僅僅操作抽象概念並解決純粹的數學問題。訴願委員會認為系爭專利申請案僅牽涉心智步驟,並無轉換實體之客體(subject matter)。上訴法院認為避險是長久以來在商業系統中存在的基本經濟業務,且在財經的入門課程中都有教授。而儘管最高法院並不認同上訴法院將「process」的定義唯一(sole)且詳盡地(exhaustively)限定為:(a)與特定的機器與裝置相綁定(tied to);(b) 將一特定物品轉換為不同的狀態及物品,但亦認為系爭專利申請案非屬法定具專利適格性的「process」,其請求項1描述的避險概念與請求項4的數學方程式皆屬於不可被壟斷與先佔的抽象概念。

 (3) 心智方法,人類心理中所執行的概念,如觀察、評估、意見、判斷。

美國法院認為可在人的心理進行或用紙筆進行的心智方法屬於抽象概念。法院並不對由人工執行或在電腦上執行的心智方法進行區分。若請求項中記載了在一般電腦上執行心智方法、在電腦環境中執行心智方法或使用電腦為工具執行心智方法,該些請求項亦會被認為記載了心智方法。法院認為等效於人智工作的方法屬於人類進行科學與技術工作的基礎工具,非屬可授予排他權利的標的。

Mortgage Grader一案中,系爭專利請求保護一種以電腦實現的系統及方法,供借貸者匿名地購買由複數放貸方提供的貸款方案組合。該貸款方案組合係基於借貸者所輸入的個人貸款評估資訊而計算出的信用等級而提供。該電腦系統包括一資料庫、一介面及一評等模組。上訴法院認為該電腦實現的系統及方法皆導向了匿名貸款,其屬於抽象概念。匿名貸款能夠以人工執行,而無需使用電腦。

Voter Verfied 一案中,請求項所保護之系統及方法記載了以電腦程式呈現出投票用紙供選民投票、驗證選票以及送出票數供製表等步驟,聯邦巡迴法院認為上述步驟為人類已實施良久的基本活動及「認知動作 (human cognitive actions)」,即便請求項中記載的步驟是在電腦上執行,但仍被視為敘述了抽象概念。

無論是產品請求項或是過程方法請求項皆可能被法院認為記載了抽象概念。將抽象概念限定於特定使用領域或技術環境,如網路或電腦,並無法使其本質變為非抽象。當判斷請求項記載了抽象概念,需進一步判斷其是否將該抽象概念整合至一實務應用(practical application)之中。若判斷結果為是,則該請求項並未導向抽象概念,屬於101條之適格標的。若判斷結果為否,則該請求項導向了抽象概念,須進一步對於其他元件是否提供了比重顯著大於該些抽象概念的發明概念(inventive concept)進行判斷,以決定申請標的專利適格性。