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01Mar

美國專利法第101條的審查淺介

申請美國發明專利的標的必須滿足美國專利法第101條的適格性規定(eligibility),該條規定了申請專利的發明必須屬於101條中規定的四個法定範疇種類(statutory category),即,至少屬於過程方法(process)、機器(machine)、製品(manufacture)及物質組成物(composition of matter)四個種類中的其中一種,方屬於適格的專利保護標的。

「Process」一詞指為達成特定目的的一系列動作,亦指工藝技術(art)或方法(method)。過程方法界定了行動(actions),係指由一系列被執行的步驟(step)或動作(act)所構成的發明。美國最高法院將「process」一詞解釋為處理特定材料(material)而產生一種結果的模式。機器是指由多個部件、特定裝置或裝置的組合所構成的有形實體物品(concrete thing)。製品是指可實際碰觸到的真實(tangible)物品,藉由人工手段賦予新的形式、特性、性質。由美國法院之解釋,製品是製造過程的結果,由原始或準備好的材料所生產,藉由賦予該些材料新的形式、特性、性質而完成--無論是以手工或機械的方式。物質組成物是一種兩個或多個物質(substances)的組合,包括所有的複合物品(composite articles)。審查時,不需要去將請求項明確歸類於其中一個法定範疇種類,只需確認請求項明確地落入至少一個種類即可。

當申請標的符合101條之四種法定範疇之至少一種時,並不意味其即具備了發明專利的適格性,尚須針對請求項是否導向了(directed to)司法例外特徵(Judicial Exception)進行判斷審查。當請求項符合上述四種法定範疇之至少一種且未導向司法例外特徵時,則請求項之申請標的具有專利適格性。司法特例外特徵包括:抽象概念(abstract idea)、自然現象(natural phenomena)及自然定律(law of nature)。判斷請求項是否導向司法例外特徵時,第一步須先判斷請求項是否記述了抽象概念、自然現象或自然定律。若請求項未記述抽象概念、自然現象或自然定律,則判斷該請求項未導向司法例外特徵,具有專利適格性。倘若請求項記述了上述三者之一,須進行第二步:判斷請求項是否記述額外之元件,以及評估該些額外元件個別地以及結合後是否使得請求項整體(claim as a whole)將該司法例外特徵整合入(integrate into)一實際之應用中(practical application)。舉例來說,若請求項記述了:「一種機器,包含依據F=ma 運作之元件。」,該請求項雖屬機器之範疇,但元件之特徵部分記述了自然定律及數學方程式 F=ma,須進一步進行上述第二步的判斷,以判定請求項是否導向司法例外特徵。在上述第二步的判斷中,若是判斷請求項將司法例外特徵整合入一實際之應用中,則該請求項未導向司法例外特徵,具有專利適格性;若是請求項未將司法例外特徵整合入一實際之應用中,則請求項導向了司法例外特徵,須進行更進一步的分析步驟以確定申請標的之專利適格性。

除了抽象概念、自然現象及自然定律之外,司法例外特徵在美國訴訟案例上常常以不同的方式表述,包括:物理現象、自然界產物、科學原理、僅依賴人類智慧的系統、非以實體方式體現(disembodied)的概念、心智過程(mental process)、非以實體方式體現的數學演算法及方程式。一些被美國法院認定是抽象概念例子的包括:數學上的概念、組織人類活動的特定方法(基本的例行經濟活動、商業或法律上的互動、管理人類行為或人與人之間的關係或互動)、心智過程。

若前述步驟中判定了請求項導向了司法例外特徵,則尚須進一步判斷請求項記述之額外元件比重是否顯著大於(significantly more than)司法例外特徵,以確定申請標的之專利適格性。額外元件必須要具備有意義的限定特徵(meaningful limitations),為請求項帶來發明概念(inventive concept),才可將其轉變為具有專利適格性的標的。對額外元件是否構成發明概念的評估亦必須要從個別元件以及從整體考量來進行。當請求項中具有發明概念,使請求項整體而言顯著大於所含的司法例外特徵,則請求項之申請標的具有專利適格性;反之,當請求項中不具有發明概念,使請求項整體而言並無顯著大於所含的司法例外特徵,則請求項之申請標的不具有專利適格性,可成為核駁理由。

如同美國最高法院在Alice Corp.,一案中的解釋,僅僅將司法例外特徵做實體化的實現本身並不能算是發明概念,並不保證具有專利適格性。因此,額外元件的實體性並非判斷其是否能夠為請求項帶來顯著大於司法例外特徵的效果時的相關考量因素,第101條規定的專利適格性是依據美國法院的判例及解釋進行審查,原則上須進行完整的適格性分析流程。然而,審查實務上,為增進審查效率,在適格性不言自明時,(例如:請求項明顯地改進了一種技術或電腦功能),亦可不進行完整的適格性分析而進行精簡化的分析。精簡化分析與完整分析的結論是一致的,因此精簡化分析並非用以迴避對請求項進行完整分析時可能發現的不具適格性問題。