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01Jan

淺談國外專利申請

專利權係為一種屬地主義的概念,因此取得某一國的專利,並非可獲得全球性的保護。因此要在某一國獲得專利保護就需要在該國申請專利;如果要在多國獲得保護,就必須分別到各國申請專利以取得保護。而在國外申請專利應考慮到該國法律效力,且成本及經濟效益也是重要的考慮因素。至於決定申請與否的一般因素包括專利產品的製造地、授權機會、產品的現有市場或潛在市場,該國專利申請及專利維持成本等等。

我國申請人應以法律效力及成本/經濟效益分析作為申請國外專利決定的基礎。以法律效力而言,首要考慮是台灣的特殊國際地位:台灣雖非巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)或專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)的簽約國,但和多數國家簽有互惠協定,互相承認優先權關係,故在許多先進國家,台灣專利的優先權日可獲得承認。因此在專利佈局的考量下,申請台灣專利時應考慮在有承認台灣優先權的互惠國同時主張優先權申請。若在無權主張台灣優先權的國家,則應及早直接申請該國專利。

至於經濟效益的考量,則以產品在哪些國家是一定有或可能會有較具規模的製造、銷售、或授權等做為考量因素。因此在製造地生產具有一定規模的產品時,建議應及早申請該製造地國家的專利。而在具有規模銷售的國家,或有可能授權的國家也應一併考慮及早在該國申請專利。反之,則不建議考慮申請專利,因為申請專利也是要付出相當的成本,因此應考慮成本與市場銷售的相對效益。故,專利申請國家的選擇因素,依其重要順序為:(1)產品銷售主要市場;(2)產品製造地點;(3)授權事宜;(4)競爭對手的製造地點。

總而言之,申請人於國外有製造、販售或授權專利產品的計畫時,建議(1)獲得產品主要市場的專利保護;(2)產品主要製造地的國家之專利保護;(3)獲得有授權機會的國家之專利保護。

在已選擇欲取得專利保護的國家後,其專利申請約有四種方式:(1)利用主張優先權方式,在巴黎公約或其他同等國際協定之下,直接在單一國家提出專利申請案。特別在欲申請與台灣無承認優先權日的國家時,可考慮先於巴黎公約會員國中擇一提出申請。(2)直接在欲獲得專利保護的國家提出申請,但不主張優先權。(3)利用PCT於一國家提出「國際申請案」。(4)向「歐洲專利局(EPO)」提出歐洲專利申請案。在前述(1)、(2)和(4)種方式提出申請案,相對而言對本國申請人較為熟悉,故不在此贅述。至於第(3)種方式,提出「國際申請案」較為不多,因此在簡略敘述於下。

利用PCT申請「國際申請案」的好處是保持優先申請日由一般12個月的優先權期限可延長到約30個月的時間,因此可充分的考慮要選擇進入的國家。由於台灣非PCT成員,按照巴黎公約規定,非會員國的公民在某會員國境內有住宅或確實有登記且有效的商業或工業機構,則可享有會員國公民的同等待遇。

由於申請國外專利另一需考量的是申請費用及日後的專利維持費(年費)。因此藉由上述簡略的說明,使申請人可略為瞭解以採取對其最有利的申請策略,而不至於形成無謂的浪費而增加成本。上述簡介係供参考,申請人應以本身的最佳利益為決定之考量因素來採取最適當的申請途徑。