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01May

美國專利的「臨時申請案(provisional application)」簡介

「臨時申請案(provisional application)」是一種美國專利申請的程序,也可說是一種美國國內優先權制度。根據此一制度,申請人可申請臨時申請案來主張美國國內優先權以取得一年的緩衝期。依規定,申請人須在臨時申請案的申請日起一年內提出相對應的正式申請案。若未能在一年內提出正式申請案,該臨時申請案將會自動失效不公開。雖然是「臨時」申請案,但是在提出申請時,仍須要有說明書、正式圖式及發明人資料,並繳納申請費。臨時申請案不會被審查,因此申請時不要求一定要有專利請求項(專利範圍)。

 

    臨時申請案的說明書不拘泥於美國專利法所制訂的說明書格式,可以用其他說明書格式提交;說明書也可以用非英文提出,但仍必須符合美國專利法以非英文說明書提出申請的相關規定。雖然說是臨時申請案,但說明書內容還是要具備一些專利說明書的要件;這些要件為對該發明要有充分的揭示以便使一般熟知該技術的人士可以製造並使用該發明,而且應有可說明該發明的最佳實施例。如果臨時申請案的說明書不能符合這些規定,則在之後所送的正式申請案中,如果有某些在專利範圍的技術特徵未能被臨時申請案的說明書加以充分支持(亦即未在臨時申請案的說明書中被充分揭示或說明),則此一部份的專利範圍不能主張臨時申請案的優先權。

 

    策略性申請臨時申請案的優點是讓發明人有一年的時間更進一步的發展其發明,決定市場需求性,籌措申請所需的費用,或尋找有意投資的企業或個人。在一項研發結果完成的當下,發明人可能還無法立即清楚估算出此一研發成果的市場需求與市場價值,或是在投入智權保護的資金不甚充足的情況下而言,申請人即可以考慮以臨時申請案的方式,先取得此一發明的申請日期。待獲取暫時性的權利保護後,再利用一年的緩衝期間妥善進行市場分析調查與規劃產品銷售區域,屆時在申請日後的一年向世界各國提出以主張臨時申請案為優先權案來轉換為正式申請案的專利申請,以完整保護此一發明成果。再者,如果在臨時專利中提及的技術或產品經過一年的測試期後,發現並沒有預期中的前景或市場價值,或是技術經過一年的發展發現不可行,申請人可以放棄申請正式專利,如此亦可省下正式專利申請的申請費。

 

    一般而言,優先權制度的目的在使專利申請案可在國際間取得新穎性與進步性審查先機。臨時申請案雖然是美國的國內優先權(台灣有承認臨時申請案的優先權效力),但根據巴黎公約,臨時申請案是可以保留國際優先權。因此,PCT申請案是可以主張臨時申請案為其第一國的優先權案,但申請人仍需在臨時申請案的申請日起12個月內,向PCT提交正式申請案,否則當臨時申請案的期限屆滿而失效時,PCT申請案是無法將申請日回溯至臨時申請案的申請日來做為優先權日。因此,申請人在進行專利佈局並考量專利申請的方法時,利用美國臨時申請案的優點,也不失為一種取得較優惠之申請專利保護和較周延之權利保障的方式。